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P. es titular de la patente 2 163 446 otorgada para la utilización de un compuesto de la fórmula (I) o de una “sal de este compuesto” como medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil (“DE”). La memoria descriptiva de la patente termina con siete reivindicaciones en serie que tienen en cuenta, de manera sucesiva, los números más limitados de compuestos; cada una de las reivindicaciones 6 y 7 remite a un solo compuesto.
Cuando se presentó la solicitud de la patente solo se había demostrado la eficacia del compuesto invocado en la reivindicación 7 y el elemento activo del Viagra -el sildenafilo- en el tratamiento de la DE. Aunque en la patente se había declarado que “uno de los compuestos especialmente privilegiados provoca una erección peneana en los hombres impotentes”, la solicitud de la patente no especificaba que el compuesto que funcionaba era el sildenafilo, objeto de la reivindicación 7 o que los otros compuestos no habían resultado eficaces para tratar la DE.
T. solicitó una declaración de conformidad para fabricar un genérico del Viagra. La Corte Federal prohibió al Ministerio que expidiera la declaración de conformidad y la Corte de Apelaciones Federal desestimó la apelación contra dicha sentencia.
Entonces, se interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Canadá.
SE DECIDIÓ: se hace lugar el recurso y se declara nula la patente 2 163 446.
La solicitud de patente no cumple con las exigencias de divulgación previstas en la Ley de patentes L.R.C. 1985, cap. 4 (la “Ley”). El régimen legal de patentes tiene como base un “contrato”: el inventor obtiene, durante un plazo determinado, el monopolio de una invención nueva y útil para redistribuir la divulgación de la invención que beneficia a la sociedad. La noción de divulgación suficiente es el fundamento del régimen de patentes, de manera que la divulgación adecuada de la invención en la memoria descriptiva es una condición previa a la concesión de la patente.
Si bien el art. 58 faculta al tribunal a examinar por separado una reivindicación válida de otra que no lo es, y a dejar subsistente la reivindicación válida no obstante la declaración de invalidez de una o varias otras reivindicaciones, lo cierto es que dicha norma solo rige después del análisis de la validez. No se permite el examen de la validez de una reivindicación en particular sin considerar los demás elementos de la memoria descriptiva, aun cuando se trate de la única reivindicación válida.
Los tribunales inferiores sostienen que a cada una de las reivindicaciones de la patente le corresponde una invención diferente. Por lo tanto, aplican las exigencias de divulgación a cada una de las reivindicaciones individuales y no a la memoria descriptiva en su totalidad. Ello equivale a confundir el principio que pretende que la reivindicación defina el alcance del monopolio pretendido con aquel según el cual el contenido de la memoria descriptiva permite determinar si se cumplieron las exigencias de divulgación.
La Ley establece el examen de la memoria descriptiva en su conjunto -formada por las reivindicaciones y la divulgación, desde el punto de vista de la persona experta en la técnica- para determinar si la patente satisface las exigencias de divulgación. Una vez considerada la memoria descriptiva de manera global, en la que cada una de las reivindicaciones de la solicitud de la patente apunta a una invención diferente, pueden evaluarse los requisitos de divulgación respecto de una sola reivindicación.
En este caso, a partir de su divulgación en la memoria descriptiva, el público no podía “utilizar la invención con el mismo éxito que el inventor, al momento de la solicitud”, porque no se indicó que el sildenafilo constituyera el compuesto eficaz. Considerando el conjunto de la memoria descriptiva, la utilización del sildenafilo y de los otros compuestos para tratar la DE constituye una sola idea original. Incluso si el lector experto en la técnica supiera que, en una patente que contiene las reivindicaciones en serie, el compuesto útil suele ser el compuesto individual reivindicado al final, en este caso, la memoria descriptiva termina con la reivindicación de dos compuestos individuales. Resultaba imposible -incluso para una persona experta en la técnica- saber a cuál de las reivindicaciones, 6 o 7, correspondía el compuesto útil, y resultaba necesario realizar ensayos adicionales a efectos de determinar cuál de los dos compuestos era el eficaz para el tratamiento de la DE.
El art. 27 no prevé la reparación para los casos de divulgación insuficiente, pero el carácter sinalagmático del régimen contractual existente en términos de la Ley hace que la omisión de divulgar de una manera razonable la invención y su funcionamiento genere, lógicamente, la invalidez de la patente. Ante el incumplimiento de una de las dos obligaciones (una divulgación suficiente), el otro (el reconocimiento de un derecho monopólico), no podría subsistir. Aunque el art. 53 no haya sido invocado en este caso ni se haya ofrecido la prueba exigida por la ley, la divulgación no satisface las exigencias legales.
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